Marque – la procédure en opposition à l’INPI : (R)évolution !

Largement commentée, la loi PACTE a de nombreuses incidences sur la Propriété Industrielle et notamment sur les marques.

Arrêtons-nous aujourd’hui sur l’opposition qui est une procédure administrative se déroulant devant l’INPI (l’Institut National de la Propriété Industrielle).
Cette procédure est très utile aux titulaires de droits antérieurs, généralement de marques, qui veulent contester, pour des coûts raisonnables, l’enregistrement d’une demande d’enregistrement de marque postérieure publiée et qui porte atteinte à leur droit.

En résumé, voici les principaux changements :

1/ Élargissement de la liste des droits antérieurs

Avant la réforme : En substance, seuls la marque, le nom d’une collectivité territoriale, une indication géographique et une appellation d’origine pouvaient servir de droits antérieurs recevables.

Désormais : la liste s’est étoffée et les droits antérieurs suivants peuvent aussi servir de fondement :

– Marques de renommée ; et/ou
– Noms de domaine ; et/ou
– Dénomination sociale ; et/ou
– Nom commercial ; et/ou
– Image ou renommée d’une collectivité territoriale ;
– Le nom, l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

Autre point important : il est maintenant possible de baser une opposition sur plusieurs droits antérieurs (sous réserve qu’ils appartiennent tous au même titulaire).

Notre conseil : N’hésitez pas à invoquer le maximum de droits antérieurs (marques, nom de société et nom de domaine par exemple) pour augmenter les chances de succès d’obtenir le rejet de la marque opposée.

2/ Preuve d’usage de l’exploitation de la marque antérieure

Cela concerne les situations où la marque servant de base à l’opposition est enregistrée depuis plus de cinq ans.

Avant la réforme : l’INPI était souple en matière d’appréciation de l’exploitation de la marque antérieure. L’opposant était simplement tenu de démontrer l’usage de sa marque pour au moins un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition. L’INPI avait un pouvoir d’appréciation très limité.

Désormais : le titulaire doit prouver l’usage de sa marque pour chaque produit ou service invoqué dans son opposition. L’INPI a un véritable pouvoir d’appréciation de la recevabilité des preuves d’usage qui lui seront transmises.

Notre conseil : avant de former opposition sur la base d’une marque que vous détenez depuis plus de cinq ans, ayez la certitude qu’elle soit réellement exploitée.

3/ La création d’une opposition formelle

Avant la réforme : tous les arguments et documents justificatifs devaient être déposés le jour de l’opposition.

Désormais : une opposition formelle est possible. Dans un premier temps, il est donc envisageable de déposer un simple formulaire. Le mémoire en opposition ainsi que les pièces au soutien de l’opposition peuvent être transmis dans un second temps, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition.

Nos commentaires : la procédure en opposition devant l’INPI a subi des modifications substantielles et l’Office français connaît un véritable renforcement de ses pouvoirs.
Cette procédure s’avère être davantage pragmatique pour le propriétaire de droits antérieurs, ce dernier disposant d’un arsenal juridique renforcé pour contester une demande d’enregistrement de marque gênante !